La disciplina ex art. 5 comma 1 del Codice della proprietà industriale
In tema di proprietà industriale, viene definito “marchio” il segno distintivo di un’impresa, in quanto proprio sulla base del marchio risulta possibile distinguere i prodotti e i servizi offerti da un’impresa rispetto a quelli di un’altra concorrente. Nello specifico, l’art. 5 comma 1 del Codice della proprietà industriale (D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) disciplina un importante principio riguardante il marchio, ovvero il principio di esaurimento dello stesso. Tale disposizione enuncia che il diritto di privativa, attribuito dal Codice della proprietà industriale al titolare del marchio, ha fine nel momento in cui il prodotto protetto da tale marchio viene messo in commercio direttamente dal titolare del marchio, o in alternativa con il consenso dello stesso, nel territorio italiano, o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. Di conseguenza, il titolare di un marchio gode del diritto di privativa in relazione al prodotto recante tale marchio solo con riguardo al primo atto di messa in commercio del prodotto, e non anche con riguardo alla successiva circolazione del prodotto recante il marchio messo in commercio.
L’eccezione ex art. 5 comma 2 del Codice della proprietà industriale
Il comma 2 del già menzionato art. 5 del Codice della proprietà industriale introduce un importante eccezione al principio di cui al comma 1. Infatti, il comma secondo di tale disposizione enuncia che il principio di esaurimento del marchio non trova applicazione laddove sussistano “motivi legittimi” perché il titolare del marchio si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti recanti tale marchio. In breve, il titolare del marchio non perde il diritto di privativa nel momento in cui mette in commercio un prodotto recante tale marchio se sussistono dei “motivi legittimi” in tal senso.
Cosa si intende per “motivi legittimi” ex art. 5 comma 2 del Codice della proprietà industriale?
In una recente pronuncia, la Cassazione ha indicato quali possono essere i “motivi legittimi” che consentono la non applicazione del principio di esaurimento del marchio, così come disposto dall’art. 5 comma 2 del Codice della proprietà industriale. La Suprema Corte ha affermato che “sussiste motivo legittimo preclusivo all’esaurimento delle facoltà connesse al marchio in presenza di determinate circostanze, ovvero quando:
1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio;
2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto;
3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio”.
Pertanto, il titolare del marchio non perde le relative facoltà di privativa nel momento in cui il prodotto recante il marchio viene messo in commercio se sussistono una serie di condizioni, ovvero se il prodotto in questione consiste in un articolo di lusso o di prestigio, se è stato adottato un sistema di distribuzione selettiva, e se il soggetto che commercializza il prodotto al di fuori della rete di distribuzione autorizzata arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio (Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/03/2023, n. 7378).
Sulla definizione di contratto di distribuzione selettiva
In conclusione, sembra opportuno ricordare che ai sensi del Regolamento UE n. 330/2010, art. 1 lettera e), per “sistema di distribuzione selettiva” si intende “un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema”.
Per una consulenza sull’argomento, rivolgiti a Studio Legale Rancan Avvocato a Vicenza cliccando qui sotto:
