Quando viene richiesta la registrazione di un marchio, il titolare di un marchio anteriore uguale o simile, può opporsi a detta richiesta in diversi modi. Il primo tra tutti è l’opposizione dinanzi all’autorità competente che, in Italia, è l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), il quale procedere a comparazione tra i due marchi.

Per procedere a comparazione tra due marchi, l’Ufficio effettua i seguenti tre esami:

  • confronto visivo, il quale consiste nell’analizzare la sequenza di lettere e di sillabe se trattasi di due marchi denominativi, o nel confrontare le due immagini se trattasi di marchi figurativi;
  • confronto fonetico, il quale concerne il suono delle parole e, dunque, può essere effettuato solo per i marchi denominativi;
  • confronto concettuale, il quale riguarda il significato dei marchi se trattasi di marchi denominativi.

A seguito del confronto, i marchi possono risultare identici, simili o dissimili.

I marchi sono identici se coincidono esattamente in tutti i loro elementi, o se la differenza tra i due è talmente minima da risultare impercettibile agli occhi del consumatore medio.

I due marchi sono, invece, simili se rispecchiano il principio espresso della sentenza C2517/1985, ai sensi del quale “La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, tenendo in considerazione, in particolare, gli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi”.

Infine, i marchi sono tra loro dissimili quando hanno un solo elemento in comune e questo è trascurabile in uno o entrambi i marchi, nel senso che passano inosservati agli occhi del pubblico di riferimento.

Un caso emblematico nel quale l’UIBM ha applicato tali principi vede come protagonista la Jaguar Land Rover, la quale presentò opposizione nei confronti del marchio “路虎”, sostenendo che il reale significato di tale ideogrammi fosse proprio “land rover” e non quello allegato ad controparte (“strada” e “tigre”). Tale argomento era sostenuto dalla Land Rover in quanto la stessa aveva utilizzato proprio tali ideogrammi per identificarsi in Cina.

L’UIBM ha effettuato l’esame visivo, ritenendo che non vi fosse confondibilità tra i due segni. Gli esami fonetico e concettuale non sono stati effettuati, in quanto l’UIPM li ha ritenuti impossibili poiché il consumatore medio italiano non è in grado di pronunciare l’ideogramma cinese e nemmeno di comprenderne il significato.

L’Ufficio ha emanato la decisione n. 123/2014 (pubblicata il 09 gennaio 2015), respingendo così l’opposizione della Land Rover; il marchio “路虎” è stato registrato in Italia dalla China Depend Limited pur significando “Land Rover”.

Vicenza, 5 marzo 2020