Come noto, il marchio rappresenta il biglietto da visita per l’imprenditore che gli consente di creare un legame unico tra il segno distintivo della sua azienda, produttore e prodotto. Per tale motivo, il marchio deve essere immediatamente riconoscibile ovvero deve essere immediatamente in grado di evocare nella mente del consumatore, una volta pronunciato, l’immagine di un determinato prodotto.

La dottrina e la giurisprudenza hanno segnato la distinzione tra marchio forte e marchio debole: tanto più un marchio è descrittivo del prodotto che è destinato a contraddistinguere, tanto più esso è debole, mentre tanto più il marchio si svincola dall’aspetto descrittivo del prodotto, tanto più è forte.

Il principio del c.d. secondary meaning

Il principio del c.d. secondary meaning consente a un marchio debole di “acquisire forza” nel tempo grazie a un uso sapiente e a un giusto investimento.

Tale fenomeno si verifica quando una parola (o una immagine, o una forma, o altro tipo di marchio), originariamente priva di carattere distintivo, acquista nel tempo un secondo significato agli occhi dei consumatori e sia in tal modo in grado di identificare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa.

Ne costituiscono un esempio i marchi “Divani&Divani” o “Poltrone & Sofà” che, avendo perso la loro funzione descrittiva grazie alla pubblicità e alla notorietà acquisita, nel tempo sono divenuti capaci di identificare il prodotto come proveniente da quella determinata impresa e di distinguerlo rispetto alle altre.

La disciplina

Come un marchio inizialmente debole possa acquisire forza nel tempo ce lo spiega l’art. 13 del Codice della proprietà industriale.

Tale disposizione, in deroga al divieto di registrazione dei marchi privi di carattere distintivo, stabilisce che: “possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”.

Tale ipotesi disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva prima della registrazione.

Il comma 3 dello stesso articolo, invece, disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva dopo la registrazione e prevede che esso non possa essere dichiarato nullo se, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquisito capacità distintiva.

In altre parole, in forza del principio del c.d. secondary meaning quei segni che, successivamente e grazie al loro uso, abbiano acquisito nel tempo il carattere di distintività necessario per la loro validità e dunque per la loro registrabilità non possono essere dichiarati nulli.

La giurisprudenza

Per limitarci alla giurisprudenza più recente, nella celebre sentenza “Divani&Divani” si qualificò il c.d. secondary meaning come il fenomeno elaborato ai fini della c.d. riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva, giacché mancante di originalità ovvero generico o descrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall’uso che ne viene fatto nel mercato.

In tale occasione la Suprema Corte descrisse il c.d. secondary meaning come quel principio utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva, anche come rafforzamento della stessa in un marchio in origine debole che divenga successivamente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità (Cass. n. 1861 del 2 febbraio 2015).