Secondo il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa, con la sentenza del 14/05/2019 n. 1121 “lo sfruttamento indipendente del bene immateriale da parte di ciascun contitolare non può essere considerato anormale, proprio in relazione alle caratteristiche del bene stesso ed alle prevedibili aspettative di tutti i partecipanti alla comunione, là dove questi non raggiungono un accordo per un godimento comune”.

Il caso.

La sentenza in commento ha origine dalla stipula di un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un prototipo di fucile per la pesca subacquea tra la società Alfa, titolare esclusiva del Know – how relativo allo sviluppo suddetto progetto e di tutti i diritti derivanti dallo stesso, la quale si impegnava a fornire alla società Beta il modello base dei fucili e tutta la documentazione tecnica necessaria alla commercializzazione del prodotto finale e, ai fini della realizzazione dello scopo del contratto e per la sua durata, a cedere a Beta il diritto di utilizzo e sfruttamento in via esclusiva del proprio Know – how a fronte del pagamento delle royalty per ogni fucile fornito.

Il cuore della vicenda si verifica in seguito al ritardo della fornitura dei fucili da parte di Alfa, dal quale consegue la risoluzione del contratto e la contestuale cessazione del pagamento delle royalty da parte di Beta, la quale però, proseguiva nella produzione e vendita dei fucili anche dopo la risoluzione del contratto.

Questione dibattuta

La sentenza in esame evidenzia i profili inerenti lo sfruttamento autonomo e solitario da parte di uno dei cointestatari del brevetto, anche contro l’autorizzazione di altri cointestatari, con riferimento all’applicabilità delle norme sulla comunione e all’amministrazione della cosa comune.

In particolare nel caso in esame, il Tribunale Veneziano era chiamato a valutare se la società Beta potesse continuare a sfruttare la privativa anche senza il consenso di Alfa, il che presupponeva la disamina del tema se il brevetto possa essere sfruttato da ciascun contitolare autonomamente ovvero se sia necessario un accordo tra i contitolari.

Decisione

I Giudici di merito, richiamando l’art. 6 c.p.i., rubricato “Comunione”, il quale al comma 1 prevede che “se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione, in quanto compatibili”, stabiliscono che i diritti che discendono da beni immateriali possono essere tendenzialmente oggetto di sfruttamento plurimo e solidale in tutta la loro pienezza a differenza di quanto avviene a proposito dei beni materiali, che si prestano per lo più ad un utilizzo turnario.

A conferma di ciò, autorevole dottrina sostiene che ciascun contitolare è libero di sfruttare, direttamente ed unilateralmente, nell’ambito dell’esercizio della propria attività d’impresa, il bene immateriale comune; con riguardo non solo ai brevetti, ma anche ai marchi, con il solo limite che dal couso non derivi un inganno al pubblico.

Sul tema v’è inoltre, un precedente ragionamento della Corte di Cassazione, la quale affermava che il brevetto deve assicurare al suo titolare l’esclusiva di sfruttamento sull’invenzione. Esso, infatti, non è più tale se non assolve a questa specifica funzione ovvero se si ammette che un contitolare possa con il suo uso togliere nel contempo agli altri contitolari il loro pari diritto di esclusiva (sul punto Cass. Civ., sez. I, n. 5281/2000).

Tornando al caso di specie, il Tribunale di Venezia, non ha accolto la domanda della società Alfa volta ad ottenere un indennizzo o risarcimento danno da parte di Beta in conseguenza allo sfruttamento unilaterale della privativa, ribadendo, inoltre, che nulla ha impedito alla stessa Alfa di sfruttare, a sua volta, le privative di cui è contitolare.

La causa esaminata è in decisione dinnanzi la Corte d’Appello di Venezia, sezione specializzata in materia d’impresa, all’esito dell’appello notificato dalla società cointestataria non autorizzante l’avvenuto sfruttamento.

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